• ул. Молдавская, 5, БЦ «ГрандКонсалт»
  • +7 (495) 106-00-61
  • info@ppyakshin.ru
Патентные споры — Якшин и партнеры

Патентные споры

Уважаемые доверители!

Основа нашей команды — эксперты с большим стажем работы в Роспатенте. Для нас выиграть патентный спор - дело принципа.

Мы ведем дела, хорошо понимая как работает ведомство, причины появления некачественных патентов, экспертные хитрости и скрытые мотивы отказов в выдаче патента. Прекрасно знаем тонкости законодательства в нашей области и как ими апеллировать в Роспатент, а также иные обстоятельства, которые могут иметь существенное значение для исхода дела. Поэтому мы либо выиграем спор, либо вернем деньги за наши услуги.

Об оспаривании патентов из законов

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение или по истечении срока его действия может быть оспорен путём подачи возражения в Палату по патентным спорам или в судебном порядке, в случае указания в нём автора или патентообладателя, не являющегося таковым, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя, являющегося таковым.

Статья 1398 ГК РФ.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случаях:

1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным ГК РФ, или требованиям, предусмотренным пунктом 4 статьи 1349 ГК РФ, а также несоответствия промышленного образца требованиям, предусмотренным статьей 1231.1 ГК РФ;

2) несоответствия документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники;

3) наличия в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату (пункт 2 статьи 1378 ГК РФ), либо наличия в прилагаемых к решению о выдаче патента на промышленный образец материалах изображений изделия, включающих существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки, или изображений изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки (пункт 3 статьи 1378 ГК РФ);

4) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 ГК РФ;

5) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с ГК РФ.

Статья 1398 ГК РФ.

В период оспаривания патента на изобретение патентообладатель вправе подать заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, если срок действия патента на изобретение не превысил срок действия патента на полезную модель, предусмотренный пунктом 1 статьи 1363 ГК РФ. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности удовлетворяет заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель при условии признания патента на изобретение недействительным полностью и соответствия полезной модели требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям и предусмотренным пунктом 4 статьи 1349 ГК РФ, статьей 1351 ГК РФ, подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ. Преобразование не осуществляется, если патент на изобретение выдан по заявке, по которой поступило заявление с предложением заключить договор об отчуждении патента в порядке, установленном пунктом 1 статьи 1366 ГК РФ, и это заявление не отозвано в соответствии с пунктом 3 статьи 1366 ГК РФ на день подачи заявления о преобразовании патента.

В случае преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель приоритет и дата подачи заявки сохраняются.

Пункт 3 статьи 1398 ГК РФ.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент.

Лицензионные договоры, заключенные на основе патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности патента.

Статья 1398 ГК РФ.

Оспаривать решение Роспатента в административном порядке.

Первой инстанцией для оспаривания решений об отказе в выдаче патентов Роспатентом является структурное подразделение ФИПС Палата по патентным спорам.

Пункт 3 статья 1387 ГК РФ.

Для отмены решения необходимо подготовить и подать возражение, оформленное в соответствии с Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке.

 

В свою очередь, решение Палаты по патентным спорам может быть оспорено в Суде по интеллектуальным правам.

Достаточно часто возникают ситуации, когда Роспатент отказывает в выдаче патента.  

Эксперт Роспатента может ошибаться, вынося решение, так как заявка и ответы на запросы были изложены не убедительно или слишком сложны для понимания среднестатистическому специалисту.  

Поэтому, при наличии доводов, которые не были предоставлены или учтены при экспертизе заявки, решение можно отменить, в случаях, если основанием для отказа послужило:

1) несоответствие изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным ГК РФ, или требованиям, предусмотренным пунктом 4 статьи 1349 ГК РФ, а также несоответствие промышленного образца требованиям, предусмотренным статьей 1231.1 ГК РФ;

2) несоответствие документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники;

3) наличие в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату (пункт 2 статьи 1378 ГК РФ), либо наличие в прилагаемых к решению о выдаче патента на промышленный образец материалах изображений изделия, включающих существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки, или изображений изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки (пункт 3 статьи 1378 ГК РФ).

Пункт 3 статья 1387 ГК РФ.

Как мы работаем

Бесплатная консультация

Изучаем ситуацию и особенности запатентованного решения.

При необходимости выезжаем к доверителю и изучаем техническую сторону решения, чтобы понимать тонкости и объяснять на заседаниях суть как технические специалисты в этой области, а не только как специалисты по патентному праву (мы следуем принципу — лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать).

При задаче оспаривания патента анализируем ситуацию на возможность его обхода и консультируем по этому варианту разрешения ситуации.

Подготовка к делу

При оспаривании патентов. Проводим мировой патентный поиск. Выявляем решения, на основании которых можно оспорить патент. Досконально изучаем материалы патента, чтобы его оспорить по формальным основаниям.

При защите патентов. Выявляем ошибки в возражении. Выявляем неочевидные нюансы запатентованного решения и обосновываем необходимость оставить патент в силе. Используем иные доводы для отстаивания нашей позиции.

В случаях уже состоявшегося нарушения патентных прав. Изучаем продукцию или технологию, к которой предъявляются претензии, анализируем как можно изменить формулу патента, в случае защиты патента, чтобы нарушение не прекратилось, или в случае оспаривания, чтобы нарушение прекратилось, в ситуации, когда очевидно, что патент удастся отменить только частично.

Сопровождение дела

Подготавливаем возражение или отзыв. Подаём материалы в Палату по патентным спорам или суд. Сопровождаем дело на всех инстанциях. 

Статьи и кейсы
Тарифы

Защита патента

Представление интересов при необходимости отстаивания патента при его оспаривании.

от 80 000₽

 
  • изучение возражения и патента
  • выезд к доверителю и изучение технических нюансов решения на образцах или документации
  • подготовка отзыва
  • сопровождение дела

Оспаривание патента

Представление интересов при необходимости оспаривания патента.

от 100 000₽

 

  • изучение ситуации и патента
  • изучение формулы на возможность обхода патента
  • изучение материалов заявки на предмет несоответствия требованиям подпунктов 2 и 3 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ 
  • поиск релевантных источников информации
  • подготовка возражения
  • сопровождение дела

Отмена отказа Роспатента

Отмена решения Роспатента об отказе в выдаче патента.

40 000₽

 

  • изучение материалов заявки и решения об отказе в выдаче патента
  • консультирование о вариантах действий: отмена решения или подача новой заявки (подбор  максимально эффективного пути решения ситуации) 
  • подготовка возражения 
  • сопровождение дела
Сроки выполнения работ

Защита патента

Изучение дела и подготовка отзыва

до 20 рабочих дней

Оспаривание патента

Изучение дела и подготовка возражения

до 25 рабочих дней

Сокращение сроков

При возможности

индивидуально

Свои дела нам доверяют
Услуги по обходу патентов

Консультирование

Проработка вариантов

Услуги по патентованию
Контакты

Оставьте сообщение и мы вам обязательно ответим

Все персональные данные и предоставляемая нам информация обрабатываются в соответствии с законами Российской Федерации и статьей 4.1. ФЗ "О патентных поверенных". Нажимая «Отправить» Вы соглашаетесь с условиями "Соглашение об обработке персональных данных".

Email

info@ppyakshin.ru

Телефон

+7 (495) 106-00-61

Telegram

+7 993 666-14-26/@ppyakshin

Полезная информация

Возмещение затрат на патентование

Правительство Москвы оказывает грантовую поддержку до 75 000 рублей на один патент, полученный не ранее чем за 12 календарных месяцев до дня подачи заявки, лицам, осуществляющим патентование изобретений и полезных моделей. Программа субъектам МСП и находящимся в реестре Московского инновационного кластера.

Активы из хорошо забытого старого

Подпункт 3.6 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает: «При определении налоговой базы не учитываются доходы в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленных в ходе проведенной налогоплательщиком инвентаризации имущества и имущественных прав».

Как увеличить расходы правомерно

Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. N 988 "Об утверждении перечня научных исследований и опытно-конструкторских разработок, расходы налогоплательщика на которые в соответствии с пунктом 7 статьи 262 части второй НК РФ включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат с коэффициентом 2".

К сведению

Возражения, которые могут быть поданы в отношении решений Роспатента.

  • об отказе в выдаче или о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец;
  • об отказе в предоставлении или о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу в соответствии с международными договорами Российской Федерации (далее — промышленный образец по международной регистрации);
  • о признании заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец отозванной;
  • об отказе в принятии заявки на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака (далее соответственно — заявка на товарный знак, товарный знак), заявки на государственную регистрацию географического указания и на предоставление исключительного права на географическое указание или заявки на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное географическое указание (далее — заявка на географическое указание), заявки на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое наименование или заявки на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара (далее — заявка на наименование места происхождения товара) к рассмотрению;
  • об отказе в принятии к рассмотрению заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания в соответствии с Договором о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза от 3 февраля 2020 г., ратифицированным Федеральным законом от 9 ноября 2020 г. № 360-ФЗ «О ратификации Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 46, ст.7204) (далее — товарный знак Союза), заявки на наименование места происхождения товара в соответствии с указанным Договором (далее — наименование места происхождения товара Союза) и предоставление права на его использование или заявки на предоставление права на использование зарегистрированного наименования места происхождения товара Союза;
  • о признании заявки на товарный знак Союза, заявки на наименование места происхождения товара Союза отозванной;
  • об отказе в регистрации товарного знака Союза или о регистрации товарного знака Союза в отношении всех или части заявленных товаров и услуг;
  • о признании заявки на товарный знак, заявки на географическое указание или заявки на наименование места происхождения товара отозванной;
  • об отказе в государственной регистрации или о государственной регистрации товарного знака;
  • об отказе в предоставлении или о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку в соответствии с международными договорами Российской Федерации (далее — знак по международной регистрации);
  • об отказе в государственной регистрации географического указания и (или) в предоставлении исключительного права на географическое указание, или о государственной регистрации географического указания и (или) о предоставлении исключительного права на географическое указание;
  • об отказе в предоставлении исключительного права на ранее зарегистрированное географическое указание или о предоставлении исключительного права на ранее зарегистрированное географическое указание;
  • об отказе в государственной регистрации наименования места происхождения товара и (или) в предоставлении исключительного права на такое наименование или о государственной регистрации наименования места происхождения товара и (или) о предоставлении исключительного права на такое наименование;
  • об отказе в предоставлении исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара или о предоставлении исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.
  • об отказе в регистрации наименования места происхождения товара Союза и (или) в предоставлении права на его использование, в предоставлении права на использование зарегистрированного наименования места происхождения товара Союза, о регистрации наименования места происхождения товара Союза и (или) о предоставлении права на его использование, о предоставлении права на использование зарегистрированного наименования места происхождения товара Союза;
  • о предоставлении или об отказе в предоставлении правовой охраны наименованию места происхождения товара или географическому указанию, зарегистрированному в соответствии с международным договором Российской Федерации, и (или) исключительного права на такое наименование места происхождения товара или географическое указание на территории Российской Федерации.
  • против выдачи патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в случае несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности;
  • против выдачи патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в случае, если изобретение, полезная модель или промышленный образец не могут быть объектами патентных прав;
  • против выдачи патента на промышленный образец, включающий, воспроизводящий или имитирующий официальные символы, наименования и отличительные знаки либо их узнаваемые части в соответствии со статьей 1231.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5496; 2014, N 11, ст. 1100);
  • против выдачи патента на изобретение, полезную модель в случае несоответствия документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели;
  • против выдачи патента на изобретение, полезную модель в случае наличия в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента на изобретение, полезную модель, признаков, не раскрытых в документах, представленных на дату подачи заявки на изобретение, полезную модель;
  • против выдачи патента на промышленный образец в случае наличия в прилагаемых к решению о выдаче патента на промышленный образец материалах изображений изделия, включающих существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки на промышленный образец, или изображений изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки на промышленный образец;
  • против выдачи патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5496; 2014, N 11, ст. 1100);
  • против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение, выданного в соответствии с Евразийской патентной конвенцией от 9 сентября 1994 г.;
  • 3.2.8_1. действия на территории Российской Федерации евразийского патента на промышленный образец, выданного в соответствии с Протоколом об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 г., принятым 9 сентября 2019 г.;
  • против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу по международной регистрации;
  • против предоставления правовой охраны товарному знаку, общеизвестному товарному знаку или предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации;
  • против предоставления правовой охраны товарному знаку Союза;
  • против предоставления правовой охраны географическому указанию и (или) предоставления исключительного права на географическое указание;
  • против предоставления исключительного права на ранее зарегистрированное географическое указание;
  • против предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара и (или) предоставления исключительного права на такое наименование;
  • против предоставления исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара;
  • против предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара Союза и (или) предоставления права на его использование, предоставления права на использование зарегистрированного наименования места происхождения товара Союза;
  • против предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара или географическому указанию, зарегистрированному в соответствии с международным договором Российской Федерации, и (или) предоставления исключительного права на такое наименование места происхождения товара или географическое указание;
  • против предоставления правовой охраны товарному знаку, товарному знаку Союза, предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку, товарному знаку Союза, знаку по международной регистрации или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией;
  • против продления срока действия исключительного права на изобретение и действия удостоверяющего его дополнительного патента в случае нарушения условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст.5496; 2022, № 41, ст.6948).